ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 
                          ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

 28.04.2009                                         N 6/69-08-1489 
 

     Вищий господарський суд України у складі: 

 суддя                 Селіваненко В.П. - головуючий, 

 судді                 Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю., 

 розглянув             товариства з обмеженою 
 касаційну скаргу      відповідальністю "Імператор", 
                       м. Одеса (далі - ТОВ "Імператор"), 

 на рішення            господарського суду Одеської області 
                       від 03.11.2008 

 та постанову          Одеського апеляційного господарського 
                       суду від 03.02.2009, 
                       зі справи N 6/69-08-1489, 

 за позовом            товариства з обмеженою відповідальністю 
                       "Юридична фірма "Імператор", м. Іллічівськ 
                       Одеської області 
                       (далі - ТОВ "Юридична фірма "Імператор"), 

 до                    ТОВ "Імператор", 

 про                   заборону вчинення певних дій. 

     Судове засідання проведено за участю представників сторін: 

 ТОВ "Юридична фірма   Гордієвського М.Ю., 
 "Імператор" 

 ТОВ "Імператор"       не з'яв. 

     За результатами    розгляду    касаційної    скарги     Вищий 
господарський суд України В С Т А Н О В И В: 

      ТОВ "Юридична фірма "Імператор" звернулося до господарського 
 суду Одеської області з позовом до ТОВ "Імператор" про: 
     * заборону використовувати як комерційне найменування (у тому 
числі  як   складову   будь-якого   зображення   або   позначення) 
словосполучення  "Императоръ агентство недвижимости" у вже готових 
рекламних   оголошеннях,   матеріалах,    бланках,    позначеннях, 
пов'язаних з   наданням   робіт,   послуг,   реалізацією   товарів 
ТОВ "Імператор";

     * заборону   використання   поєднання  бордового  і  золотого 
кольорів або  кожного  кольору  окремо  зі  словами  "Императоръ", 
"Император",   "Імператор"   в   оформленні   рекламних   і  інших 
матеріалів,  зображень,  написів, позначень, пов'язаних з наданням 
робіт, послуг, реалізацією товарів ТОВ "Імператор";

     * зобов'язання  демонтувати  вивіски,   що   знаходяться   за 
адресою:  м.
  Одеса, вул. Базарна, 67, ріг вул. Преображенської, а 
також припинити використання,  прибрати  з  місць,  доступних  для 
публіки,  інші вивіски, позначення, матеріали, бланки, зображення, 
написи,  документацію,  які  використовуються  ТОВ  "Імператор"  і 
містять    в    собі   словосполучення   "Агентство   недвижимости 
"Императоръ",  "Агентство  недвижимости  "Император",   "Агентство 
нерухомості  "Імператор"  та  "Агентство нерухомості "Імператоръ", 
зокрема,  ті,  які оформлені з  поєднанням  бордового  і  золотого 
кольорів  або  кожного  кольору  окремо  зі  словами "Императоръ", 
"Император" та "Імператор". 

     Рішенням господарського  суду Одеської області від 03.11.2008 
(суддя Демешин О.А.),  залишеним  без  змін  постановою  Одеського 
апеляційного  господарського суду від 03.02.2009 (колегія суддів у 
складі:  суддя Ліпчанська Н.В.  - головуючий, судді Андрєєва Е.І., 
Журавльова О.О.), позов задоволено частково:

     - відповідачеві  заборонено  використовувати  як   комерційне 
найменування  (у  тому числі як складову будь-якого зображення або 
позначення)  словосполучення "Императоръ агентство недвижимости" у 
вже    готових   рекламних   оголошеннях,   матеріалах,   бланках, 
позначеннях,  пов'язаних з  наданням  робіт,  послуг,  реалізацією 
товарів ТОВ "Імператор";

     - ТОВ  "Імператор"  зобов'язано   демонтувати   вивіски,   що 
знаходяться за    адресою:    м.    Одеса,   вул.   Базарна,   67, 
ріг вул. Преображенської, а також припинити використання, прибрати 
з   місць,   доступних  для  публіки,  інші  вивіски,  позначення, 
матеріали,   бланки,   зображення,   написи,   документацію,   які 
використовуються  ТОВ "Імператор" і містять в собі словосполучення 
"Агентство недвижимости "Императоръ";

     - у решті позову відмовлено. 

     Судові рішення   мотивовано   тим,   що    ТОВ    "Імператор" 
використовує   у   своєму  комерційному  (фірмовому)  найменуванні 
"домінуючий  елемент"  -  слово  "Імператор",  яке  є   схожим   з 
комерційним   (фірмовим)  найменуванням  позивача  та  знаком  для 
товарів і послуг,  що належить ТОВ "Юридична фірма "Імператор",  і 
використання  відповідачем такого домінуючого елементу може ввести 
в оману споживачів щодо товарів,  які ним виробляються,  і послуг, 
які ним надаються.
 

     ТОВ "Імператор"  звернулося  до  Вищого  господарського  суду 
України з касаційною скаргою,  в якій просить прийняти до розгляду 
скаргу на постанову господарського суду  апеляційної  інстанції  і 
скасувати рішення місцевого господарського суду. Скаргу мотивовано 
тим,  що господарськими судами не було вичерпно досліджено питання 
тотожності або відмінності конкуруючих найменувань та не з'ясовано 
на підставі наявних у справі  доказів  обставини  щодо  "загальної 
вживаності товарного знаку". 

     У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Юридична фірма "Імператор" 
зазначає про законність і обґрунтованість,  на його думку, судових 
рішень зі справи і просить  залишити  їх  без  змін,  а  касаційну 
скаргу - без задоволення. 

     Сторони відповідно    до    статті    111-4    Господарського 
процесуального  кодексу  України  ( 1798-12 ) (далі - ГПК України) 
належним чином повідомлено про час  і  місце  розгляду  касаційної 
скарги. 

     Перевіривши на  підставі  встановлених  судовими  інстанціями 
обставин  справи правильність застосування ними норм матеріального 
і  процесуального   права,   заслухавши   пояснення   представника 
позивача,  Вищий  господарський  суд  України  дійшов висновку про 
наявність підстав для часткового задоволення касаційної  скарги  з 
огляду на таке. 

     Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено:

     - ТОВ "Юридична фірма "Імператор" зареєстровано у виконавчому 
комітеті Іллічівської міської ради 19.09.2006;

     - 25.12.2007 ТОВ "Юридична фірма "Імператор" видано свідоцтво 
України  N  86046  на  знак  для  товарів  і  послуг;   "словесним 
позначенням,  яке  входить  до  складу  знака,  є  комбінація слів 
"Юридична фірма Імператор".

     - ТОВ "Імператор" зареєстроване 25.05.2007;

     - за   місцезнаходженням   відповідача:   65020   м.
   Одеса, 
вул. Базарна,  67,  кв.  20  знаходяться  дві  вивіски  з  написом 
"Агентство недвижимости ИМПЕРАТОР";

     - згідно    з    висновком    судової   експертизи   об'єктів 
інтелектуальної  власності  від  18.09.2009  N  10717,  проведеної 
Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз:

     * позначення "Агентство недвижимости  Императоръ"  та  вирази 
"Агентство   недвижимости   "Император",   "Агентство  нерухомості 
"Імператор" та "Агентство нерухомості  "Імператоръ"  не  схожі  зі 
знаком для товарів і послуг позивача за свідоцтвом України N 86046 
та не можуть ввести в оману щодо особи,  яка  виробляє  товари  та 
надає послуги;

     * позначення (комерційне (фірмове) найменування)  відповідача 
"Агентство  недвижимости  "Императоръ" не є тотожним або схожим до 
ступеню змішування з комерційним (фірмовим) найменуванням позивача 
"Юридична фірма "Імператор";

     * позначення  "Агентство  недвижимости  Императоръ"  (у  тому 
числі разом    із    зображенням,   що   міститься   на   вивісках 
ТОВ "Імператор"), "Агентство недвижимости "Императоръ", "Агентство 
недвижимости  "Император",  "Агентство  нерухомості "Імператор" та 
"Агентство нерухомості "Імператоръ" не є таким,  що може ввести  в 
оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу щодо товарів 
(послуг) 42 і 45 класів Міжнародної класифікації товарів і  послуг 
для реєстрації знаків;

     * позначення  "Агентство  недвижимости  Императоръ"  (у  тому 
числі разом    із    зображенням,   що   міститься   на   вивісках 
ТОВ "Імператор"), "Агентство недвижимости "Императоръ", "Агентство 
недвижимости  "Император",  "Агентство  нерухомості "Імператор" та 
"Агентство нерухомості "Імператоръ" не містять  позначення,  схожі 
зі знаком  для  товарів  і  послуг  позивача за свідоцтвом України 
N 86046 та такі, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє 
товари та надає послуги. 

     Причиною спору зі  справи  стало  питання  про  правомірність 
використання    відповідачем    його    комерційного   (фірмового) 
найменування. 

     Статтею 8   Паризької   конвенції   про  охорону  промислової 
власності від 20 березня 1883 року (  995_123  )  встановлено,  що 
фірмове   найменування  охороняється  в  усіх  країнах  Союзу  без 
обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно  від  того, 
чи є воно частиною товарного знака. 

     Частинами першою і третьою статті 159 Господарського  кодексу 
України (      436-15      )      передбачено,      що     суб'єкт 
господарювання - юридична особа  або  громадянин-підприємець  може 
мати комерційне найменування.  Правовій охороні підлягає як повне, 
так і скорочене комерційне найменування  суб'єкта  господарювання, 
якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу. 

     Як вбачається  з  судових  рішень  зі   справи,   жодною   із 
попередніх  судових  інстанцій  не  визначено,  що  є  комерційним 
найменуванням позивача  та  відповідача  (повним  та  скороченим); 
наведене   питання   вирішувалося   експертом  у  ході  здійснення 
експертного  дослідження  зі  справи.  При   цьому   місцевим   та 
апеляційним  господарським  судом  не взято до уваги,  що питання, 
пов'язане з визначенням фірмового найменування,  є правовим і тому 
має   вирішуватися   судом  (а  не  експертами)  згідно  з  чинним 
законодавством та на підставі наявних у справі доказів. 

     Крім того,  у  прийнятті  рішень  зі справи судові інстанції, 
частково не погодившись з висновком судової експертизи зі  справи, 
виходили   з   того,   що:   "домінуючим   елементом  комерційного 
найменування "Юридична фірма "Імператор" є слово "Імператор", яке, 
враховуючи  одночасне  та широке використання в Україні російської 
та української мов,  має звукову (фонетичну) та візуальну схожість 
із  позначенням  відповідача;  використання  відповідачем  у своїх 
позначеннях домінуючого розпізнавального елемента  "Императоръ"  є 
одним із способів використання комерційного найменування позивача, 
яким позбавлено останнього права вирізнятися з-поміж інших осіб та 
не вводити в оману споживачів щодо справжньої його діяльності;  за 
таких  обставин  не  виключається  небезпека  введення   в   оману 
споживача   щодо   справжньої   діяльності   ТОВ  "Юридична  фірма 
"Імператор"  при  використанні   відповідачем   словесно-графічної 
комбінації: "Императоръ агентство недвижимости". 

     Разом з  тим,  відповідно  до  частини  першої  і   четвертої 
статті 489    Цивільного    кодексу    України    (    435-15    ) 
(далі -  ЦК  України)  правова  охорона   надається   комерційному 
найменуванню,  якщо  воно  дає  можливість  вирізнити  одну  особу 
з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої  її 
діяльності.  Особи  можуть  мати однакові комерційні найменування, 
якщо це не вводить в  оману  споживачів  щодо  товарів,  які  вони 
виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються. 

     З огляду на наведене для правильного вирішення спору  судовим 
інстанціям  належало  з'ясувати:  яким видом діяльності займаються 
позивач та  відповідач,  чи  функціонують  вони  на  одному  ринку 
товарів  або  послуг та чи можуть споживачі змішувати послуги,  що 
надає юридична фірма,  та послуги, що надає агентство нерухомості, 
і  зрештою  вирішити питання про те,  чи є комерційні найменування 
ТОВ "Юридична фірма "Імператор" та ТОВ "Імператор" однаковими. При 
цьому місцевому та апеляційному господарським судам слід було мати 
на увазі,  що тотожність окремих  елементів  фірмових  найменувань 
позивача  і  відповідача  не  може  свідчити  про тотожність таких 
найменувань у цілому. 

     Питання ж     використання     відповідачем    зареєстрованої 
торговельної  марки   ТОВ   "Юридична   фірма   "Імператор"   мало 
вирішуватися  господарськими  судами з урахуванням приписів Закону 
України "Про  охорону  прав  на  знаки  для  товарів   і   послуг" 
( 3689-12 ), зокрема, статті 16 названого Закону ( 3689-12 ). 

     Таким чином,   господарські   суди   першої   і   апеляційної 
інстанцій,    не   з'ясувавши   наведених   питань,   припустилися 
неправильного застосування  приписів  частини  першої  статті   47 
ГПК України  ( 1798-12 ) щодо прийняття судового рішення суддею за 
результатами обговорення усіх обставин справи  та  частини  першої 
статті 43 цього Кодексу ( 1798-12 ) стосовно всебічного, повного і 
об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх 
сукупності, що   відповідно   до   частини  першої  статті  111-10 
ГПК України ( 1798-12 ) є підставою  для  скасування  оскаржуваних 
судових рішень зі справи. 

     Касаційна ж   інстанція   відповідно   до   частини    другої 
статті 111-7  ГПК  України  ( 1798-12 ) не має права встановлювати 
або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні 
або  постанові  господарського  суду чи відхилені ним,  вирішувати 
питання про достовірність того  чи  іншого  доказу,  про  перевагу 
одних  доказів  над  іншими,  збирати  нові  докази  або додатково 
перевіряти докази. 

     З огляду  на  наведене  справа  має  бути  передана  на новий 
розгляд  до  суду  першої  інстанції,  під  час  якого   необхідно 
встановити  обставини,  зазначені  в  цій постанові,  дати належну 
правову оцінку всім доказам та  доводам  сторін  і  вирішити  спір 
відповідно до вимог закону. 

     Керуючись статтями 111-7 - 111-12 ГПК України  (  1798-12  ), 
Вищий господарський суд України П О С Т А Н О В И В: 

     1. Касаційну  скаргу  товариства з обмеженою відповідальністю 
"Імператор" задовольнити частково. 

     2. Рішення    господарського    суду     Одеської     області 
від 03.11.2008  та постанову Одеського апеляційного господарського 
суду від 03.02.2009 зі справи N 6/69-08-1489 скасувати. 

     Справу передати  на  новий  розгляд  до  господарського  суду 
Одеської області.